欧州特許庁における進歩性は先行技術に対する効果が重視されるProblem Solution Approachと呼ばれる手法に基づいて厳密に判断されます(Problem Solution Approachって何?という方は過去の記事「Problem Solution Approachの3つのステップ」をご参照ください)。
このため発明が先行技術に対して予想外の効果を示す場合、欧州特許庁では進歩性がほぼ認められます。この予想外の効果の代表的なものが「相乗効果」です。
今回は相乗効果に基づいて進歩性が認められた欧州特許庁の審判部の審決T 1814/11を紹介します。
I. 背景
本件特許クレーム1
プロチオコナゾールとピコキシストロビンとを含む殺菌性混合物。
本件特許明細書
[0010]公知の殺菌化合物の施用量を低減し、作用スペクトルを改善する観点から、本発明は、施用する活性化合物の総量を低減することにより、有害真菌に対して改善された作用を有する混合物(相乗的混合物)に基づく。
先行技術文献D1(Closest Prior art)
プロチオコナゾールと、相乗的に作用するクレソキシムメチルやアゾキシストロビンなどの特定の化合物を併用した殺菌性混合剤。
先行技術文献2(副文献)
ピコキシストロビンはアゾキシストロビンやクレソキシムメチルよりも有利な殺虫特性を有する。
第一審(異議部)の判断
クレーム1の主題はD1とD2との組合せにより進歩性を有さない。
II. 論点
相乗効果を有するプロチオコナゾールとピコキシストロビンとを含む殺菌性混合物は、進歩性を有するか?
III. 審判部の判断
相乗効果を有するプロチオコナゾールとピコキシストロビンとを含む殺菌性混合物は、進歩性を有する。
IV. 判決文の抜粋
3.3 Ausgehend vom Dokument (1) hätte der Fachmann, der die im Punkt 2.2 definierte Aufgabe lösen will, jedoch keinen Anlass gehabt, Prothioconazol mit dem im Dokument (2) erwähnten Picoxystrobin zu mischen. Zwar offenbart Dokument (2), dass Picoxystrobin vorteilhafte Eigenschaften (siehe Seite 144, erster Absatz der rechten Spalte) gegenüber anderen Strobilurinen aufweist, beispielweise den aus Dokument (1) bekannten Azoxystrobin und Kresoxim-Methyl, Picoxystrobin enthaltende Mischungen mit synergistischer Wirkung werden jedoch an keiner Stelle des Dokuments erwähnt. Hinzu kommt, dass synergistische Effekte nicht vorhersehbar sind, d.h. wenn wie im Dokument (1) eine Kombination von zwei spezifischen Verbindungen synergistisch wirkt, bedeutet dies nicht, dass ein solcher Synergismus auch erwartet werden kann, wenn man eine der beiden strukturell modifiziert. Das zeigt sich auch daran, dass in Dokument (1) spezifische Fungizide als Mischungspartner offenbart werden, nicht jedoch Fungizidklassen.
Die Kombination von Prothioconazol mit Picoxystrobin als synergistische Mischung ergibt sich damit für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus der Lehre der Dokumente (1) und (2).
…
3.5 Die Beschwerdegegnerin argumentierte weiter, dass es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, Verbindungen derselben Klasse, nämlich Strobilurine, einzusetzen und durch Anwendung des Prinzips von Versuch und Irrtum zu der beanspruchten Mischung zu gelangen.
Dieses Argument kann die Kammer nicht überzeugen. Fungizidverbindungen, die zur selben Klasse gehören, haben zwar in der Regel entweder ähnliche Wirkmechanismen und/oder eventuell ähnliche chemische Strukturen. Dies besagt aber nicht, dass, wenn einige Fungizidverbindungen derselben Klasse in Kombination mit einer bestimmten Fungizidverbindung synergistisch wirken, alle oder größtenteils alle Verbindungen dieser Klasse mit dieser bestimmten Verbindung auch synergistisch wirken werden. Synergismus ist prinzipiell nicht vorhersehbar (siehe Dokument (1), Spalte 7, Zeilen 55 bis 60) und kann daher nicht auf irgendeinen Wirkmechanismus und/oder Struktur zurückgeführt werden. Das Prinzip von Versuch und Irrtum, das von der Beschwerdegegnerin herangezogen wurde, würde in diesem Fall, ausgehend vom Dokument (1) und ohne Kenntnis der Erfindung, auf das Testen von Mischungen unterschiedlicher Fungizidverbindungen mit Prothioconazol hinauslaufen, ohne dass für den Fachmann absehbar ist, ob tatsächlich mindestens eine Mischung synergistisch wirkt.
和訳
3.3 しかしながら、文献(1)から、当業者は、2.2項で定義された問題を解決しようとする場合、文献(2)で言及されているプロチオコナゾールとピコキシストロビンを混合する理由はないはずである。文献(2)には、ピコキシストロビンが他のストロビルリン系農薬、例えば文献(1)で知られているアゾキシストロビンやクレソキシムメチルと比較して好ましい特性を有することが開示されている(144ページ、右欄の第1段落参照)が、ピコキシストロビンとの混合物が相乗効果を有するという記載は文献のどこにも見当たらない。さらに、相乗効果は予測できない。すなわち、文献(1)のように、2つの特定の化合物の組み合わせに相乗効果がある場合、その2つのうちの1つが構造的に変更された場合にも同様の相乗効果が期待できるとは限らない。文献(1)が混合相手として特定の殺菌剤を開示しているが、殺菌剤の分類を開示していないという事実も、このことを示している。
したがって、プロチオコナゾールとピコキシストロビンを相乗効果のある混合物として組み合わせることは、文献(1)および(2)の教示から当業者にとって自明ではない。
…
3.5 さらに、審判被請求人は、当業者が同じ分類に属する化合物、すなわちストロビルリン系化合物を使用し、試行錯誤の原則を適用して特許請求の範囲の混合物を導くことは自明であったと主張した。
審判部はこの主張に納得していない。同じ分類に属する殺菌剤化合物は、通常、作用機序が類似しており、場合によっては化学構造も類似している。しかし、同じ分類に属する殺菌剤化合物の一部が特定の殺菌剤化合物と組み合わせて相乗的に作用するからといって、その分類に属する化合物のすべてまたはほとんどが、その特定の化合物と相乗的に作用するわけではない。相乗効果は原則として予測不可能である(文献(1)の第7列、55行目から60行目参照)ため、作用機序および/または構造に起因するものではない。被申立人が主張した試行錯誤の原則は、この場合、文書(1)に基づき、かつ発明の知識なしでは、プロチオコナゾールと異なる殺菌剤化合物の混合物をテストすることに等しく、少なくとも1つの混合物が実際に相乗効果を持つかどうかは、当業者には予測できない。
V. 解説
上記審決の抜粋にも明記されているように相乗効果は特に今回のような化学・バイオのケースでは基本的に予測不可能です。
したがって発明に相乗効果が認められる場合は発明は予測不可能な効果を有することになり進歩性がほぼ確実に認められます。
言い換えると発明に相乗効果が認められる場合は欧州特許庁における異議や情報提供などで進歩性を否定するのがほぼ不可能です。したがって欧州特許庁における異議や情報提供で相乗効果を謳う発明の進歩性を否定したい場合は、まずは実験などでクレームされた範囲で謳われた相乗効果が得られないことを示し、客観的技術的課題を相乗効果の提供でなく、単なる代替物の提供に変更させることが必要になります(過去の記事「どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか」をご参照ください)。
相乗効果と同様に進歩性がほぼ確実に認められる予測不可能な効果として他には「トレードオフの関係にある特性の両立」が挙げられます。