以前の記事「UPCはProblem Solution Approachを捨てたか？」そして「UPCはProblem Solution Approachとよりを戻したか？」では統一特許裁判所の第一審裁判所の判決を紹介し、統一特許裁判所における進歩性判断のアプローチがドイツ寄りのアプローチと欧州特許庁のProblem Solution Approachとの間で揺れていることを紹介しました。
このため統一特許裁判所の控訴審裁判所による見解が待たれていました。
そして2025年11月25日に遂に控訴審裁判所が進歩性判断のアプローチに関する見解を含む判決UPC CoA 528-2024を公開しました。
控訴審裁判所による見解は以下の通りです。
判決文の抜粋
124. National courts of the various EPC countries have different approaches and use different guidelines when assessing whether an invention involves an inventive step. One of those approaches is the so-called ‘problem-solution-approach’ used by the European Patent Office (EPO) and the Technical Boards of Appeal (TBA) of the EPO. In some jurisdictions, such as France, Italy, The Netherlands and Sweden, this approach is applied as well, but not necessarily as the only possible approach. In other jurisdictions, such as Germany and the UK, other approaches – sometimes referred to as more ‘holistic’ – are used. Despite the differences in approach, all of these are just guidelines to assist in the establishment of inventive step as required by Art. 56 EPC, that, when properly applied, should and generally do lead to the same conclusion.
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126. The approach taken by the Unified Patent Court when establishing inventive step, which can already be derived from the Order of the Court of Appeal in Nanostring/10X Genomics (supra), is as follows.
127. It first has to be established what the object of the invention is, i.e. the objective problem. This must be assessed from the perspective of the skilled person (m/f-hereinafter referred to as ‘it’), with its common general knowledge, as at the application or priority date (also referred to as the relevant date) of the patent. This must be done by establishing what the invention adds to the state of the art, not by looking at the individual features of the claim, but by comparing the claim as a whole in context of the description and the drawings, thus also considering the inventive concept underlying the invention (the technical teaching), which must be based on the technical effect(s) that the skilled person on the basis of the application understands is (are) achieved with the claimed invention.
128. In order to avoid hindsight, the objective problem should not contain pointers to the claimed solution.
129. The claimed solution is obvious when at the relevant date the skilled person, starting from a realistic starting point in the state of the art in the relevant field of technology, wishing to solve the objective problem, would (and not only: could) have arrived at the claimed solution.
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131. A starting point is realistic if the teaching thereof would have been of interest to a skilled person who, at the relevant date, wishes to solve the objective problem. This may for instance be the case if the relevant piece of prior art already discloses several features similar to those relevant to the invention as claimed and/or addresses the same or a similar underlying problem as that of the claimed invention. There can be more than one realistic starting point and the claimed invention must be inventive starting from each of them.
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133. A claimed solution is obvious if the skilled person would have taken the next step in expectation of finding an envisaged solution of his technical problem. This is generally the case when results of the next step were clearly predictable, or where there was a reasonable expectation of success.
134. The burden of proof that the results were clearly predictable or the skilled person would have reasonably expected success, i.e. that the solution he envisages by taking the next step would solve the objective problem, lies on the party asserting invalidity of the patent.
和訳
124. EPC各国の国内裁判所は、発明が進歩性を有するか否かを判断する際、異なるアプローチをとり、異なるガイドラインを使用している。それらのアプローチの一つに、欧州特許庁（EPO）およびEPO審判部（TBA）が使用するいわゆる「課題解決アプローチ（problem-solution-approach）」がある。フランス、イタリア、オランダ、スウェーデンなどの一部の法域でもこのアプローチは適用されているが、必ずしも唯一可能なアプローチというわけではない。ドイツや英国などの他の法域では、より「全体的（holistic）」と称されることもある他のアプローチが使用されている。アプローチの違いはあるものの、これらはすべてEPC第56条が要求する進歩性の確立を支援するためのガイドラインにすぎず、適切に適用されれば、通常は同じ結論に至るはずであり、また一般にそうなるものである。
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126. 統一特許裁判所（UPC）が進歩性を確立する際に採用するアプローチは、すでにNanostring対10X Genomics事件（前掲）における控訴裁判所の命令から導き出せるものであり、以下の通りである。
127. まず、発明の目的、すなわち客観的課題（objective problem）を確立しなければならない。これは、特許の出願日または優先日（基準日ともいう）時点における、一般的な知識を有する当業者（m/f – 以下「それ（it）」という）の視点から評価されなければならない。これは、クレームの個々の特徴を見るのではなく、明細書および図面の文脈においてクレーム全体を比較し、発明の基礎となる発明概念（技術的思想）も考慮した上で、発明が技術水準に何を付加するのかを確立することによって行われなければならない。ここでいう発明概念は、出願に基づいて当業者がクレームされた発明によって達成されると理解する技術的効果に基づくものでなければならない。
128. 事後的な知恵（hindsight）を避けるため、客観的課題には、クレームされた解決策への示唆（pointers）を含んではならない。
129. クレームされた解決策は、基準日において、関連する技術分野の技術水準における現実的な出発点から出発し、客観的課題を解決しようとする当業者が、クレームされた解決策に到達することができた（could）だけでなく、到達したであろう（would）場合に、自明とされる。
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131. 出発点は、その教示が、基準日において客観的課題を解決しようとする当業者にとって興味深いものであったであろう場合に、現実的なものとなる。これは、例えば、関連する先行技術文献が、クレームされた発明に関連するものと同様の特徴をすでにいくつか開示している場合、および/またはクレームされた発明と同一もしくは類似の根底にある課題に対処している場合などがこれにあたる。現実的な出発点は複数存在し得、クレームされた発明はそれらのいずれから出発しても進歩性を有していなければならない。
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133. クレームされた解決策は、当業者が技術的課題について想定される解決策を見出すことを期待して次のステップを行ったであろう場合に、自明となる。これは一般に、次のステップの結果が明確に予測可能であった場合、または成功への合理的期待（reasonable expectation of success）があった場合に当てはまる。
134. 結果が明確に予測可能であったこと、または当業者が成功を合理的に期待したであろうこと、すなわち、次のステップを行うことによって想定した解決策が客観的課題を解決するであろうことの立証責任は、特許の無効を主張する当事者にある。
解説
当該判決では、欧州特許庁のProblem Solution Approachに言及しつつも、統一特許裁判所は複数の主文献を許容し、そして主文献との差異的特徴の技術的効果ではなく特許公報全体に基づいて客観的技術的課題を特定する「全体的（holistic）」なアプローチを採用するとしています。
つまり統一特許裁判所の進歩性判断手法は欧州特許庁のProblem Solution Approachではなくドイツ寄りの「全体的（holistic）」なアプローチであると明言しています。
さらに判決文では「クレームされた解決策は、基準日において、関連する技術分野の技術水準における現実的な出発点から出発し、客観的課題を解決しようとする当業者が、クレームされた解決策に到達することができた（could）だけでなく、到達したであろう（would）場合に、自明とされる」とCould Would Appraochにおいて客観的課題を参照するとしているものの、実際の判決の理由ではこの「客観的課題」はクレーム解釈の際（判決文段落38～51）そして主文献の選択の際（判決文段落141～144）に参照されただけで、Could Would Appraochの際には参照されていません。このCould Would Appraochにおける課題の軽視もドイツのアプローチと同様です。
判決文では控訴審裁判所は欧州特許庁のProblem Solution Approachであってもドイツ寄りの「全体的（holistic）」なアプローチであっても結果は変わらないと主張していますが、例えばシナジー効果などの特殊な効果が発明の技術的効果として主張される場合、Problem Solution Approachでは進歩性があり、ドイツのアプローチでは進歩性が無しと、結果が異なり得ます（過去の記事「欧州では発明に相乗効果があれば進歩性はほぼ確実に認められます」および「ドイツでは発明に相乗効果があっても進歩性が否定され得ます」をご参照ください）。
つまり統一特許裁判所における進歩性のハードルは欧州特許庁のそれよりも高いと言えます。
さらにこれまで統一特許裁判所では進歩性判断の際に「合理的な成功の期待（Reasonable expectation of success）」を考慮すべきか否かが不明でしたが（例UPC_1/2023）、今回の判決では「合理的な成功の期待」も進歩性判断の際の検討事項であることが明らかとなりました（「合理的な成功の期待」って何という方は過去の記事「UPCでは医薬・バイオテクノロジー関連の発明の進歩性が否定されやすいです」をご参照ください）。
さらに控訴審裁判所は無効訴訟請求人に合理的な成功の期待が存在することの立証責任があることを明確にしました。一方で欧州特許庁においては原則特許権者側に合理的な成功の期待が存在しないことの立証責任が課されます（例T 0207/94）。つまりこの点において統一特許裁判所は欧州特許庁よりも特許権者にとって有利です。
