以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態４つ」では、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はsingling outと呼ばれ新規事項の追加に該当すると説明しました。この複数のリストからの選択は「Two-lists principle」とも呼ばれ、欧州特許庁における補正による新規事項の追加そして新規性の判断の指標となっています。
この「Two-lists principle」という名称からも明らかなように、新規事項の追加が指摘されるのは少なくとも2つのリストが存在することが条件となり、1つのリストしか存在しない場合は通常新規事項の追加の問題は発生しません。
しかし場合によっては1つのリストからの選択であっても新規事項の追加と判断されることがあります。今回は1つのリストからの選択が新規事項の追加と判断されたT 1374/07を紹介します。
背景
親出願
クレーム1：
粉体状のパン改良剤であって、少なくとも250μmの平均粒径を有する凝集粒子からなることを特徴とするパン改良剤。
明細書の抜粋：
本発明による改良剤は、乳化剤、脂肪、酵素、糖、有機酸、ミネラル、多糖類、タンパク質および／またはそれらの混合物からなる群から選択される1つまたは複数の成分をさらに含むことができる。
分割出願
クレーム1
粉末状のパン改良剤であって、少なくとも250μmの平均粒径を有する凝集粒子からなり、前記粒子が少なくとも脂肪および酵素を含むことを特徴とする。
論点
分割出願のクレーム1における脂肪と酵素との組合せは「乳化剤、脂肪、酵素、糖、有機酸、ミネラル、多糖類、タンパク質および／またはそれらの混合物からなる群から選択される1つまたは複数の成分」というリストから直接的かつ一義的に導き出されるか？
審判部の結論
脂肪と酵素との組合せは「乳化剤、脂肪、酵素、糖、有機酸、ミネラル、多糖類、タンパク質および／またはそれらの混合物からなる群から選択される1つまたは複数の成分」というリストから直接的かつ一義的に導き出されない。
審決文の抜粋
2.1 In fact, fat and enzymes are mentioned in two places in the description as originally filed:
– On page 1, l.30 to page 2, l.1, concerning the background of the invention it is indicated that “it is obvious that the skilled person knows that bread improvers may contain emulsifiers and fats, enzymes, sugars, organic acids, minerals, polysaccharides and proteins.”
– Under the general description of the invention on page 5, 1ines 10-18, it is also stated that “the particles are made of at least 2 different active ingredients” and that “the improver according to the invention can further comprise one or more ingredients selected from the group consisting of emulsifiers, fat, enzymes, sugar, organic acids, minerals, polysaccharides, proteins and/or a mixture thereof.”
From these two passages, it appears that the original application neither disclosed nor suggested that the bread improver must advantageously be made of “at least fat and enzymes”.
In that respect, the expression “and/or a mixture thereof” at the end of the list cannot be seen as a basis for the combination of “at least fat and enzymes”, because this expression covers not only the combination of two ingredients (28 combinations of two ingredients possible) but also the combinations of three ingredients, the combinations or four ingredients, etc….
Thus, when starting from the description of the application as originally filed, the skilled person has to choose among a huge number of possible combinations and there is no teaching in the application as filed that would lead him to choose specifically a combination of two ingredients or would indicate that these two ingredients are “fat and enzymes”. As a consequence, this feature adds matter vis-à-vis the description as originally filed.
The same conclusion applies when starting from the disclosure as originally filed in the claims.
和訳：
2.1 実際、脂肪および酵素は、当初出願の明細書中の二箇所で言及されている。
・1頁30行〜2頁1行では、発明の背景に関して、「パン改良剤が、乳化剤および脂肪、酵素、糖、有機酸、ミネラル、多糖類ならびにタンパク質を含み得ることは、当業者にとって明らかである」と記載されている。
・また、発明の一般的説明における5頁10〜18行では、「粒子は少なくとも2種の異なる有効成分からなる」と記載されており、さらに「本発明に係る改良剤は、乳化剤、脂肪、酵素、糖、有機酸、ミネラル、多糖類、タンパク質および／またはそれらの混合物からなる群から選択される1種以上の成分をさらに含み得る」とも記載されている。
これら二つの箇所からすると、当初出願には、パン改良剤が「少なくとも脂肪および酵素」から有利に構成されなければならないことは、開示も示唆もされていなかったと思われる。
この点に関して、リストの末尾にある「および／またはそれらの混合物」という表現は、「少なくとも脂肪および酵素」という組合せの根拠とはみなされない。なぜなら、この表現は、二つの成分の組合せ（二つの成分の組合せだけでも28通りが可能）だけでなく、三つの成分の組合せ、四つの成分の組合せ等も包含するからである。
したがって、当初出願の明細書の記載を出発点とすると、当業者は膨大な数の可能な組合せの中から選択しなければならず、当初出願には、当業者を特に二つの成分の組合せへと導く教示も、また、その二つの成分が「脂肪および酵素」であることを示す教示も存在しない。その結果、この特徴は、当初出願の明細書に対して新規事項を追加するものである。
当初出願の請求項における開示を出発点とする場合にも、同じ結論が当てはまる。
解説
この審決で示されたように1つのリストから2つの成分（本件では、脂肪および酵素）を組み合わせることは、実質的には2つの同一のリストから二重に選択することと同等であるとして、その組合せの開示が無い限り「Two-lists principle」に従い新規事項の追加と判断されます。
一方で以下のように1のリストから単に選択肢を削除する補正は通常新規事項の追加の問題となることはありません。
補正前：A、B、C、D、E、Fのうち少なくとも1つを含む
補正後：A、C、D、Fのうち少なくとも1つを含む
