効果を立証する実験データが揃っていない状況において特許出願をする場合、「本願発明のXXはYYといった効果を有する」という風に断言することに抵抗を持つ出願人がいます。このような場合「本願発明のXXはYYといった効果を有する可能性がある」等の断言しない表現が用いられることが多いです。
しかんしながらこのような断言しない表現をしてしまうとその効果を立証するための実験データの後だしが認められません（実験データの後出しについては過去の記事「[Plausibility]付託審判部によるG2/21の解釈・完結版[T 116/18]」をご参照ください）。
今回は断言しない表現を用いたが故に実験データの後だしが認められなかった審決T 1791/11を紹介します。
1．背景
クレーム1
プロテアーゼ活性を有するBLSAVIサブチラーゼの変異体であって、置換V68Aを含み、
その位置は図1に示されるサブチリシンBPN’のアミノ酸配列中の位置に対応し、
前記変異体がV68A+S106AまたはV68A+V139Iである変異体。
明細書の記載
「本発明の新規な変異体は次のいずれか1つ以上の特性において親サブチラーゼとは異なる性質を示す。洗浄性能、熱安定性、保存安定性、または触媒活性。」
「本発明の変異体であるBPN’（BASBPN）は特に興味深い」
「本発明の選択された変異体の洗浄性能は、本明細書の実施例3に開示されている『モデル洗剤洗浄性能試験（Model Detergent Wash Performance Test）』において試験することができる」
2．論点
進歩性の議論において本発明の変異体の洗浄性能方法を示すために、本発明の変異体であるBPN’（BASBPN）のモデル洗剤洗浄性能試験の結果D10を後出しすることは認められるか？
3．欧州特許庁の審判部の決定
本発明の変異体であるBPN’（BASBPN）のモデル洗剤洗浄性能試験の結果D10の後出しは認められない。
4．決定の理由の抜粋
3.2.6 The board cannot agree with the arguments of the appellant-proprietor. As discussed above, the patent does not provide any experimental data concerning the claimed variants (or any of the many listed variants) and thus no functional characterisation of the variants by an alleged advantage should be taken into account when formulating the technical problem. Otherwise, if the technical problem was formulated to include any such advantage, then it would, in the absence of any experimental data in the patent application, not be possible to conclude that such problem had been plausibly solved: this would thus require reformulating the technical problem in a less ambitious manner, resulting in the problem as formulated by the board.
3.2.7 The post-published experimental data of D10, which indeed shows that the claimed variants have better wash performance than the parent BLSAVI (Table 2), could only be taken into account if it just served to confirm what had been rendered plausible by the patent application.
In fact, according to established case law, “the definition of an invention as being a contribution to the art, i.e. as solving a technical problem and not merely putting forward one, requires that it is at least made plausible by the disclosure in the application that its teaching solves indeed the problem it purports to solve. Therefore, even if supplementary post-published evidence may in the proper circumstances also be taken into consideration, it may not serve as the sole basis to establish that the application solves indeed the problem it purports to solve” (T 1329/04 of 28 June 2005, Catchword).
As discussed above (section 3.2.1), it is apparent from the patent application itself that it was not yet known which variants solved the problem and that a test still had to be performed to confirm the alleged advantage. The board thus comes to the conclusion that the patent does not render it plausible that the claimed subject-matter solves the technical problem as formulated by the appellant-proprietor, and the experimental post-published evidence of D10 is in fact the sole basis allowing to conclude that said problem has been plausibly solved.
和訳：
3.2.6 審判部は、上訴人（特許権者）の主張には同意できない。前述のとおり、本特許は、請求された変異体（または列挙された多数の変異体のいずれ）に関する実験データを全く提供していない。そのため、変異体がある利点を有するとする機能的特徴づけを技術的課題の定義に考慮することはできない。さもなければ、技術的課題をそのような利点を含む形で定義した場合、特許出願中に実験データが存在しない以上、その課題が確実に解決されたと結論づけることはできない。したがって、技術的課題はより控えめな形に再定義する必要があり、それが審判部による課題の定義につながる。
3.2.7 確かに、後発公報D10の実験データは、クレームされた変異体が親BLSAVIよりも優れた洗浄性能を有することを示している（表2参照）。しかし、これらのデータは、特許出願によって既にその効果がもっともらしい（plausible）とされた場合に限り、確認のための補足証拠として考慮することができる。
実際、確立された判例法によれば、「発明を技術分野への貢献、すなわち単なる提案ではなく技術的課題を解決するものとして定義するためには、その出願の開示によって、当該発明が実際に主張する課題を解決することが少なくとももっともらしいとされなければならない。したがって、適切な場合には後発公表の補足証拠を考慮することもできるが、それをもって唯一の根拠として、出願が主張する課題を実際に解決したとすることはできない」（2005年6月28日付判決 T 1329/04、キーワード）。
前述（第3.2.1項）で述べたように、特許出願自体からは、どの変異体が課題を解決するのかはまだ不明であり、主張された利点を確認するための試験を行う必要があることが明らかである。したがって、審判部は、本特許が上訴人（特許権者）が定義した技術的課題を解決することをもっともらしく示しているとはいえないと結論づける。また、D10の後発実験データは、実際には当該課題がもっともらしく解決されたと結論づける唯一の根拠にすぎない。
5．解説
本件では、明細書において「本発明の変異体であるBPN’（BASBPN）は特に興味深い」や「本発明の選択された変異体の洗浄性能は、本明細書の実施例3に開示されている『モデル洗剤洗浄性能試験（Model Detergent Wash Performance Test）』において試験することができる」というように単に効果の可能性を示唆するレベルの記載しかなかったため、実験データの後出しが認められれず進歩性が否定されました。
一方で仮に明細書において「本発明の変異体は高い洗浄性能を有する」というような効果の存在を断言する記載が存在していれば本件でも実験データの後出しが認められていたと思われます。
このため仮に効果の存在に自信がない場合であっても、「本願発明のXXはYYといった効果を有する」というような断言する表現を用いることをお勧めします。
また本審決T1791/11は拡大審判部が実験データの後出しについて審理したG2/21において実験データの後出しについて正しく判断した審決として参照されています。このため本審決T1791/11における実験データの後出しが認めらるか否かの判断基準は現在も有効です。
