欧州特許庁からのEESRや審査通知などのOAに対する応答では、私が応答方針を作成することもあれば、お客様から応答方針を頂戴することもあります。
お客様から応答方針を頂戴した場合であっても、私はそのまま応答書面を作成することはありません。必ずまず頂戴した応答方針に欧州実務上の問題がないかをチェックします。
以下、お客様から応答方針を頂戴した際に、私が特にチェックしている4つのポイントを解説します。
1．補正による新規事項の追加がないか
欧州特許庁は、日本特許庁よりも補正による新規事項の追加に遥かに厳しいです。
この点については、過去の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」でも解説しています。
このため、日本の実務家が提案する補正は、欧州特許庁の基準では新規事項の追加を指摘されるリスクがあることが少なくありません。
もっとも、新規事項追加のリスクが少しでもあれば一律にその補正を控える、というわけではありません。リスクがあっても、それを上回るメリットがある場合には、頂戴した応答方針のまま補正書を作成することもあります。
例えば、以下のような補正は新規事項の追加を指摘されるリスクがあるものの、権利範囲を広げられる、特許性を確保できる、Clarityの問題を解消できるといったメリットがある場合には、あえて採用することがあります。さらにこれらの補正は仮に新規事項を追加されたとしても治癒がしやすいという性質があります。
- 独立クレームからの特徴の削除
- 中間一般化
一方で、以下のような補正は審査過程で新規事項の追加を指摘されるリスクが極めて高いだけでなく、仮に異議が申し立てられた場合、いわゆる「inescapable trap」、すなわち特許取消を回避することが事実上不可能な状況に追い込まれる危険があります。
- Singling out
- 図面のみに基づく補正
- Cherry picking
- 出願書面に明示のない文言を追加する補正
このためこれらの補正については、原則として控えることを提言します。
2．新規性が確保されているか
新規性さえあれば、進歩性については何らかの議論を組み立てられる余地があります。
しかし、新規性がなければ、そもそも進歩性の議論に進むことができません。そのため、頂戴した応答方針によって新規性が確保できているかを必ずチェックします。
例えば1のリストからの選択に基づく選択発明（過去の記事「欧州では１つのリストからの選択には新規性が認められません」をご参照ください）や非医薬用途発明（過去の記事「EPOで用途発明の新規性が無いと判断された場合はUSEクレームが使えます」をご参照ください）は日本では新規性が認められ得ますが、欧州特許庁は新規性を認めてくれません。
このように欧州特許庁の新規性判断基準の日本特許庁のそれとが異なる場面があるため、頂戴した応答方針によって欧州特許庁の新規性判断基準で新規性が確保できているかをチェックします。
3．Clarityの指摘を解消しているか
欧州特許庁のClarityの判断基準には、独特な点があります。
そのため、欧州特許実務にかなり熟練していないと、Clarityの指摘をどのように解消すべきかを判断することは容易ではありません。
例えば、欧州特許庁が「クレームにパラメータの測定方法が明記されていないのでunclearである」と指摘しているにもかかわらず、補正を行わず反論のみで応答しようとする応答方針を頂戴することがあります。
しかし、クレームにパラメータの測定方法を明記することは、欧州特許庁のガイドラインでも求められています。
そのため、このような指摘に対して反論のみで審査官の見解を覆すことは無理です。
このように日本から頂戴する応答方針では、Clarityの指摘を十分に解消できていない場合があります。そのため頂戴した応答方針によってClarityの問題が本当に解消されているかを確認します。
4．自爆の恐れはないか
ある証拠、事実、主張が、ある論点では自らに有利に働く一方で、別の論点では自らにとって致命的に不利に働くことがあります。
例えば、実施可能要件を確保するために準備した優先日前の論文は、実施可能要件を補強する証拠としては有用かもしれません。しかし、その一方で、進歩性を否定する証拠として用いられるリスクがあります。
また、よくある自爆のパターンとして、パラメータ発明における新規性の主張があります。
例えば、審査官がクレームされたパラメータを明示的には開示していない引例に基づいて、次のように新規性を否定したとします。
「引例はクレームされたパラメータを明示的には開示していない。しかし、このパラメータは暗示的に満たされる。したがって、クレームされた主題には新規性がない。」
この指摘に対して、例えば次のように反論したとします。
「クレームされたパラメータを満たすには、製造工程でXXおよびYYといった処理が必要になる。しかし、そのような処理は引例には開示されていない。したがって、クレームされたパラメータは引例に開示されていない。」
この反論自体は、新規性の反論としては一見有効に見えるかもしれません。
しかし、もし本願明細書に「処理XXおよび処理YY」が開示されていなければ、今度は審査官からの「パラメータを満たすために処理XXおよび処理YYが必要であることはわかりましたが、そのよな処理は明細書に開示もなく当業者の技術常識でもないので本願は実施可能要件を満たさない」という実施可能要件の指摘を誘発します。つまり、新規性を確保するための主張が、実施可能要件の拒絶理由を招いてしまうのです。
このような事態を避けるため頂戴した応答方針に含まれる証拠、事実、主張が、他の論点で不利に作用するリスクがないかを確認します。
まとめ
OA応答では、単に審査官の指摘に対して何らかの反論や補正を行えばよいというわけではありません。
特に欧州特許庁の実務では、新規事項の追加、新規性、Clarity、実施可能要件、進歩性などの各論点が相互に密接に関係しています。そのため、ある論点を解消するための補正や主張が、別の論点で新たな問題を生じさせることがあります。
誤った応答方針に基づく応答は、審査期間を不必要に長期化させ、庁費用や代理人費用を増加させるだけではありません。場合によっては、審査段階では何とか特許査定に至ったとしても、その後の異議申立や権利行使の場面で治癒不可能な弱点となることがあります。
このため自らの応答方針に問題が無いかを事前に欧州代理人にチェックしてもらうことが好ましいです。
