これまで欧州特許庁では親出願の従属クレームと同一の主題を子出願のクレーム1の主題とすることが認められていました。例えば欧州特許庁のCase Law Book（Case Law of the Boards of Appeal）のII, F. 5.3では以下のように分割出願の特徴が親出願の従属クレームの主題であることを許容しています。
In T 118/91 and T 80/98, care was taken to avoid any risk of double patenting by ensuring that the subject-matter of the divisional application differed from that of the parent application. In T 118/91, in particular, the board stated that it could find nothing to support the contention that features forming part of the subject-matter of the divisional application could not be the subject of a dependent claim in the parent application. The board agreed with the Guidelines that, as a general rule, one application may claim its own subject-matter in combination with that of the other application. This approach does not lead to “double patenting” in its normal sense. In this particular case, the board was satisfied that any danger of “double patenting” had been eliminated by extensive restriction of the claims in the divisional application.
和訳
T 118/91及びT 80/98では、分割出願の主題が親出願の主題と異なるようにすることで、二重特許のリスクを回避するよう配慮された。特にT 118/91において、審判部は、分割出願の主題の一部を形成する特徴が親出願の従属クレームの主題となり得ないという主張を支持するものは見いだせないと述べた。審判部は、一般的なルールとして、一方の出願は他方の出願のものと組み合わせて自身の主題を主張することができるというガイドラインに同意した。このアプローチは、通常の意味での「ダブルパテント」にはつながらない。この特定のケースにおいて、理事会は、分割出願におけるクレームの広範な制限により、「ダブルパテント」の危険性が排除されていることに納得した。
さらに欧州特許庁審判部の判決T 2907/19では以下のように子出願のクレーム1の主題が親出願の従属クレーム2の主題と同一であることが明確に許容されています。
Hence, independent claim 1 of the fifth auxiliary request is different from independent claim 1 of the granted parent application and thus does not define the same subject-matter. Hence, the prohibition of double patenting is not pertinent to the claims of the fifth auxiliary request. This is not precluded by the fact that claim 1 of the fifth auxiliary request corresponds to dependent claim 2 of the granted parent application.
和訳
したがって、補請求5の独立クレーム1は、特許付与された親出願の独立クレーム1とは異なるため、同一の主題を定義するものではない。したがって、二重特許の禁止は補請求5のクレームには当てはまらない。このことは、補請求5のクレーム1が、特許付与された親出願の従属クレーム2に対応するという事実によっても妨げられない。
しかし2025年4月1日より発行した2025年4月版の欧州特許庁のガイドラインではダブルパテントの項目に以下の一文が追加されました。
However, when, for example, the subject-matter of claim 1 in an application is the same as that of a dependent claim in a granted patent held by the same applicant, an objection of double patenting will be raised (see T 1128/19).
和訳
しかし、例えば、ある出願のクレーム1の主題が、同じ出願人が有する付与特許の従属クレームの主題と同一である場合、ダブルパテントが指摘される（T 1128/19参照）。
この追加された一文により今後欧州では少なくとも審査過程において親出願の従属クレームの同一の主題を子出願のクレーム1の主題とすることが難しくなりました。
このため今後欧州で分割出願をする際にはクレーム1の主題が親出願の従属クレームの主題と同じにならないことに注意すべきです。
しかし欧州特許庁が何故今、しかもCase Law Bookに引用されていない審決であるT 1128/19を根拠にダブルパテントの規制を厳しくしたかは謎です。
