日本では前の出願の優先期間は過ぎてしまったけれど、もっと発明を充実させた出願がしたい、または外国での権利化を視野に入れたいという場合、前の出願がまだ未公開であれば、とりあえず日本で後の出願がされると思います。
日本でこの戦略がうまくいくのはいわゆる自己衝突の問題が無いからです。日本の特許法29条の2では、出願にかかる発明が出願後に公開された先願に記載された発明と同一である場合は特許を受けることが出来ない旨が規定されていますが、以下のただし書きにより出願人または発明者が同一の場合には適用されません。
日本の特許法29条の2
特許出願に係る発明が［…］と同一であるときは、その発明については、 前条第一項 の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他 の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
したがって上記シナリオの場合、日本では後の出願の時点で前の出願が公開されていなければ、前の出願は後の出願の権利化の障害とはなりません。
しかし例えば後の出願に基づく優先権を主張して、PCT出願→欧州移行または欧州特許出願をした場合、欧州では優先権の要件である「最初の出願」が満たせず後の出願の優先権が失効します。その結果、日本の前の出願が先行技術となり、欧州における後の出願の権利化を阻害します。
この問題は以下の過去の記事でより詳細に説明されていますのでご参照ください。
「かなり悩ましい自己衝突という問題」
「日本人が知らない、けれども知らないと致命傷を負うパリ優先における「最初の出願」」
それでは「日本では前の出願の優先期間は過ぎてしまったけれど、もっと発明を充実させた出願がしたい、または外国での権利化を視野に入れたい」という場合に欧州において前の出願が権利化を阻害するという問題を解消するにはどうすればよいでしょうか？
解決策の1つが、後の出願を日本の国内出願をとしてではなく、PCT出願または欧州特許出願とすることです。
後の出願を直接PCT出願または欧州特許出願とすれば、PCT出願または欧州特許出願時に未公開であった前の出願は欧州において先行技術とはなりません。このため欧州において前の出願が後の出願の権利化を阻害するという問題を解消することができます。
