クレームに記載されたパラメータの測定方法が明細書に記載されていない場合、通常はEPC８４条に基づき不明確と指摘され、EPC８３条の実施可能要件の問題とはなりません。しかし特定の条件下ではクレームに記載されたパラメータの測定方法が記載されていないことはEPC８３条の実施可能要件の問題となることがあります。
パラメータの測定方法の欠如がEPC８４条の明確性の問題となるか、EPC８３条の実施可能要件の問題となるかは実務上非常に重要です。なぜならEPC８４条の明確性違反は異議理由とはならないのに対し、EPC８３条の実施可能要件違反は異議理由となるからです。
本記事ではどのような場合にパラメータの測定方法の欠如がEPC８３条の実施可能要件と問題となることを示したマイルストーン的判例であるT 0593/09を紹介します。
I. 背景
１．対象特許のクレーム１の記載
「１３０～１６５℃の低温結晶化温度を有するポリエチレンテレフ夕レート樹脂からなる 2軸配向性フイルムを、 金属板の少なくとも片面に熱融着法を用い て被覆してなるポリエチレンテレフ夕レート樹脂被覆金属板。」
２．対象特許の明細書の記載
「本発明は、 絞り加工、 絞りしごき加工、 薄肉化絞り加工、 さらに、 薄肉化絞り 加工後しごき加工が施されるような、 厳しい加工が施される用途に適用可能な、 極めて高い加工性を有するポリエチレンテレフ夕レート樹脂被覆金属板を提供す ることを目的とする。」
「本発明においては、１３０～１６５℃の低温結晶化温度を有するポリエチレン テレフタレート樹脂からなる２軸配向フィルムを金属板に熱融着することにより、 密着性および加工性と、 耐透過性および耐衝撃性とを両立するような配向構造を 有するポリエチレンテレフ夕レート樹脂被覆金属板が得られることが可能となった。」
低温結晶化温度を測定する際の加熱速度に関する記載は無し。
３．提出された証拠
A3
「ポリエチレンテレフ夕レート樹脂の低結晶化温度は測定時の温度を２℃/分から１６℃/分に変えると約２１℃変動する。」
Ｄ７
加熱速度１６℃/分で樹脂の低結晶化温度を測定する方法を開示。
Ｄ９
加熱速度１０℃/分で樹脂の低結晶化温度を測定する方法を開示。
４．特許権者の主張
当業者は通常、加熱速度２０℃/分で樹脂の低結晶化温度を測定する。
II. 決定
対象特許はＥＰＣ８３条における実施可能要件を満たさない。
III. 決定の理由の抜粋（和訳）
段落２．３
「対象特許の課題、すなわち、金属容器に成形するのに適した、剥離性、浸透性及び耐衝撃性に優れた安価なポリエチレンテレフタレート被覆金属板を得るためには、クレーム１が要求する１３０～１６５℃の低結晶化温度が決定的であることは、対象特許から明らかである。」
段落２．５
「Ａ３から明らかなように、低結晶化温度を測定するための加熱速度を２℃/分から１６℃/分に変更すると、低結晶化温度の得られる値は２１℃近くシフトしている。これは、同じポリエチレンテレフタレートであっても、加熱速度によって低結晶化温度温度が２１℃以上変化することを意味し、この変化はクレームされた低結晶化温度範囲（１３０～１６５℃）の６０％以上に相当する。」
段落３．４．３．
「審判請求人は、Ｄ７では、低結晶化温度とは別に、測定が困難なガラス転移温度も測定するため、例外的に２０℃/分以下の加熱速度が用いられたと主張した。しかし、この主張には何ら証拠がなく、この点のみをもって審判請求人の主張は失当といわざるを得ない。」
段落３．４．４．
「Ｄ７およびＤ９は、単一の加熱速度ではなく、１６℃/分と１０℃/分という２つの異なる加熱速度を開示しており、いずれの加熱速度も、審判請求人によって本件対象特許において適用されるべきものと主張されているもの、すなわち２０℃/分とは異なるものであった。」
段落３．６．
「低結晶化温度が適用される加熱速度に強く依存するという事実、そしてどのような加熱速度を適用すべきかについての示唆の欠如に鑑み、当業者は、所望の剥離、浸透及び衝撃抵抗を得るために、所定のポリエチレンテレフタレートフィルムが対象特許に従って必要とされる低結晶化温度を有するかどうかを確認することができない。したがって、「加熱速度」パラメータが不明確であるため、肝心の低結晶化温度が非常に不明確（so ill-defined）であり、当業者は、対象特許に基づく発明を実施しようとする場合、その剥離性、浸透性及び耐衝撃性について個々のポリエチレンテレフタレートを試験しなければならない状況に置かれることになる。市場には、異なる特性を有する多数のポリエチレンテレフタレートがあり、さらに、異なる反応条件又は触媒を用いて合成できるポリエチレンテレフタレートが多数あることからすると、これは、対象特許で扱う問題を解決するのに過度の負担となる。」
段落４．１．４．
「クレームに定義が不明確なパラメータが含まれ、その結果、当業者がクレームの範囲内で作業しているか範囲外で作業しているか分からない場合、それ自体は、EPC８３条の要求する十分な開示を否定する理由とはならない。[…]EPC８３条の意味における不十分さを立証するために決定的なことは、EPC８３条の意味における不十分さを立証するために決定的なことは、特定のケースにおいてパラメータが非常に不明確（so ill-defined）であり、当業者が、開示全体に基づいて、かつ技術常識を用いて、対象特許の基礎となる課題を解決するために必要な技術手段（例えば、適切な化合物の選択）を（不当な負担なしに）特定できないないかどうかである。」
IV. コメント
T 0593/09はこの判決の以前まで不明確であったパラメータの測定方法の欠如の際におけるＥＰＣ８４条とＥＰＣ８３条との境界線を明確したという点で重要な判決です。T 0593/09から導き出せるパラメータの測定方法の欠如がＥＰＣ８３条の実施可能要件の問題となるための条件は以下の通りです。
（１）パラメータが課題解決に決定的である。
（２）測定方法によってパラメータが変動するという証拠がある。
（３）測定方法によって変動するパラメータの変動幅が大きい。
（４）いわゆる一般的な測定方法というものが存在しない。
このため異議申立人の立場からパラメータの測定方法の欠如に基づきＥＰＣ８３条の実施可能要件を攻撃したい場合は上記（１）～（４）を立証することが必要です。一方で特許権者が異議でパラメータの測定方法の欠如に基づく実施可能要件違反の攻撃を受けた場合は、上記（１）～（４）のいずれか１つが成立しないことを立証できれば、ＥＰＣ８３条の実施可能要件違反を免れ得ます。
また出願人の立場からはクレームに測定方法によって値が変わるパラメータを含める場合は必ずその測定方法を詳細に明細書に記載すべきです。このような測定方法によって値が変わるパラメータの例には本件の低結晶化温度以外にもガラス転移温度や粘度なども挙げられます。
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