弊所Winter Brandl特許法律事務所が代理し、私が担当する欧州特許庁の審判（T 0116/18）において、発明の効果を示す実験データの後出しの可否に関する質問が拡大審判部に付託されることが決まりました（欧州特許庁のプレスリリース参照）。
ケース番号はG 2/21です。
欧州特許庁では年間３０００件ほどの審判請求がありますが、そのうち拡大審判部の案件はわずか１～３件です。欧州特許弁理士として拡大審判部の案件に関われるのは一生に一度あるかないかの機会です。このような機会に巡り合えたことを大変幸運に思います。
I. 付託の背景
欧州特許庁では特に化学系の案件で出願後に得られた後出し実験データに基づいて実施可能要件および進歩性が認められることがあります。近年ではこの実験データの後出しはサポートしようとする効果が信頼できる程度（plausible）に出願当初書面に開示されていならないという考えが台頭しつつありました（過去の記事「欧州では実験データの後出しが認められます」をご参照下さい）。
しかしこのplausiblityという考えに反する判決も多々あり（例：T919/15, T578/06, T536/07, T1437/07, T266/10, T31/18, T2371/13等）欧州特許庁内で統一された運用が確保されていませんでした。
そこで今回、実験データの後出しの可否について統一的な運用を確保するべく以下の３つの質問が拡大審判部に付託されることが決まりました。
II. 拡大審判部に付託される質問１～３
- Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests exclusively on the post-published evidence?
- If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?
- If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?
和訳：
１． 自由心証主義（例：G3/97理由5、G1/12理由31参照）の例外として、効果の証明が出願後のデータのみに依存しているという理由で、出願後のデータを無視することが認められるか？
２． 前記質問の答えがイエス（効果の証明が出願後のデータのみに依存する場合には出願後のデータを無視できる）の場合：出願時の当業者が特許出願の情報に基づいて効果がplausibleであると判断できる場合（ab initio plausibility）は、出願後のデータを考慮することができるか。
３． 最初の質問の答えがイエス（効果の証明が出願後のデータのみに依存する場合には出願後のデータを無視できる）の場合：出願時の当業者が特許出願の情報に基づいて効果がimplausibleであると判断する理由が無い場合（ab initio implausibility）は出願後のデータを考慮することができるか。
III. 質問の解説
自由心証主義に基づけば後出しであろうと提出された効果に関するデータは参照することができます。質問１ではそもそも後出し実験データを無視することが許されるか否かが問われています。質問１に対する回答がNoの場合（後出し実験データを無視することが認められない場合）は、欧州特許庁はいかなる状況においても実験データの後出しを認めなければならないことになります。これは出願人および特許権者にとって極めて有利です。
一方質問２および質問３は後出し実験データを無視することが許されるとした場合（質問１の答えがYesの場合）であっても、どのような条件を満たせば後出し実験データを参照すべきかを確認しています。
質問２では効果が出願当初書面からplausibleであることが積極的に示されていることがその効果をサポートする後出し実験データを認める要件であるか否かを確認しています。この質問2に対する回答がYesの場合は、特許権者は出願時に実施例または技術常識でサポートされた効果に関する実験データの後出ししか認められなくなります。これは出願人および特許権者にとって不利です。
質問３では効果が出願当初書面からimplausibleでなければその効果をサポートする後出し実験データが認められる要件としてして十分かを確認しています。この質問3に対する回答がYesの場合は、明細書に記載された効果の存在を否定する事実や証拠が出願当初書面または当業者の技術常識に存在しなければ仮にその効果が実施例または技術常識でサポートされていなくとも実験データの後出しが認められます。これは出願人および特許権者にとって有利です。
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