UPC協定の発効から1年以上が経過し、UPCによる判例が次々と公開されはじめました。その中でも興味深い判例が進歩性の判断アプローチについて詳細に言及した2024年7月16日のUPCミュンヘン中央部による判決（ケース番号：UPC_1/2023）です。
当該判決のHeadnotesでミュンヘン中央部は進歩性の判断について以下のように述べています。
3. The assessment of inventive step starts from a realistic starting point in the prior art. There can be several realistic starting points. It is not necessary to identify the“most promising” starting point.
4. In general, a claimed solution is obvious if the skilled person would be motivated to consider the claimed solution and would implement it as a next step in developing the prior art. It may be relevant whether the skilled person would have expected any particular difficulties in taking any next step(s). The absence of a reasonable expectation of success (or more in general: non-obviousness) does not follow from the mere fact that other ways of solving the underlying problem are also suggested in the prior art and/or (would) have been pursued by others. The decisive question that has to be answered is whether the claimed solution is non-obvious.
5. For assessing inventive step it is not the question whether the skilled person would inevitably arrive at the same result (falling within the scope of the claim or not). Rather, it is sufficient (but also necessary) for denying inventive step that the skilled person would without inventive contribution arrive at a result which is covered by a claim.
6. A technical effect or advantage achieved by the claimed subject matter compared to the prior art may be an indication for inventive step. A feature that is selected in an arbitrary way out of several possibilities cannot generally contribute to inventive step.
和訳：
3. 進歩性の評価は、先行技術における現実的な出発点からスタートする。現実的な出発点は複数あり得る。「most promising」な出発点を特定する必要はない。
4. 一般に、当業者がクレームされた解決策を検討する動機付けがあり、先行技術を発展させる次のステップとしてそれを実施する場合、クレームされた解決策は自明である。当業者が次のステップに進む際に何らかの困難を予期していたかどうかは重要である。成功の合理的な期待の不在（より一般的には非自明性）は、基礎となる問題を解決する他の方法が先行技術にも示唆されている、及び／又は、他の者によって追求されていた（であろう）という単なる事実からは導かれない。回答すべき決定的な問題は、クレームされた解決策が非自明であるか否かである。
5. 進歩性の評価においては、当業者が必然的に同じ結果（クレームの範囲に含まれるか否か）に到達するか否かは問題ではない。むしろ、進歩性を否定するためには、当業者が進歩性の寄与なしに、クレームでカバーされる結果に到達することで十分である（必要でもある）。
6. 先行技術と比較してクレーム対象によって達成される技術的効果又は利点は、進歩性の示唆となり得る。いくつかの可能性の中から恣意的に選択された特徴は、一般に進歩性に寄与しない。
お気づきの方も多いかと思いますがこのミュンヘン中央部は進歩性の判断アプローチは欧州特許庁が採用するProblem Solution Approachとはかなり異なります（Problem Solution Approachって何？という方は過去の記事「Problem Solution Approachの３つのステップ」をご参照ください）。
例えばProblem Solution ApproachではClosest Prior Art、すなわちstarting pointは原則1つです（EPOガイドラインG-VII, 5.1）。それに対してミュンヘン中央部は「There can be several realistic starting points」と複数のstarting pointが存在することを肯定しています。この原則複数のstarting pointが許容されるアプローチはドイツのアプローチと同様です（Xa ZR 138/05、X ZR 89/07など）。
またProblem Solution Approachの特徴的なステップである「objective technical problemの特定」についての言及が一切ありません。実際に判決の本文でもミュンヘン中央部は先行技術文献全体から導き出せる「underlying problem」については言及していますが、Closest Prior Artに対する差異点の技術的効果から認定される「objective technical problem」には一切触れていません。このClosest Prior Artに対する差異点の技術的効果からではなく、先行技術文献全体から課題を導き出すアプローチもドイツのアプローチと同様です（例えばX ZR 41/13など）。
さらに実際に判決の本文でミュンヘン中央部は以下のようにドイツの進歩性判断で用いられる「Veranlassung」や「nächster Schritt」といった用語を使用しています。
8.8 In general, a claimed solution is obvious if, starting from the prior art, the skilled person would be motivated (i.e. have an incentive or in German: “Veranlassung”, see the CoA in NanoString/10x Genomics, p. 34) to consider the claimed solution and to implement it as a next step (“nächster Schritt”, CoA in NanoString/10x Genomics, p. 35, second par.)
このように本判決でミュンヘン中央部が採用した進歩性判断アプローチは欧州特許庁のProblem Solution Approachとは確実に異なりドイツのアプローチに近いと言えます。
これまでUPCが進歩性について判断したケースはいくつかありますが（例えばUPC_CFI_255/2023、UPC_CFI_230/2023、UPC_CFI_7/2023、App_576355/2023）、UPCが明確にProblem Solution Approach通りのアプローチで進歩性を判断したケースは今のところありません。
さらに上記UPC_CFI_255/2023の判決でパリ中央部は以下のようにProblem Solution Approachに従う必要がないことを明確にしています。
153. The panel is aware that in order to assess the inventive step challenge, the ‘EPO’ and some national jurisdictions apply the so-called ‘problem-solution approach’. Under this approach, the judge determines the ‘closest prior art’, then defines the ‘objective technical problem’ to be solved and finally considers whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person. This test is not explicitly provided for in the ‘EPC’ and, therefore, does not appear to be mandatory.
したがって少なくとも現時点ではUPCはProblem Solution Approachを採用しない方向に向かっているかと思います。
余談ですが本ミュンヘン中央部の判決の対象となった EP3666797B1については現在欧州特許庁の異議が係属中です。この欧州特許庁の異議は現在予備的見解を含む口頭審理の召喚状が発行された状態で最終的な結論は出ていないものの、欧州特許庁の異議部はProblem Solution Approachを採用し、ミュンヘン中央部の本判決と同じ見解（進歩性無し）に達しています。
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