審査官A 「クレーム1に特徴Xを追加したら特許査定出すよ」
弊所 「建設的提案サンキューな。クレーム1に特徴X追加するで」
特許査定 「よろしくニキー」
弊所 「おし、これで一件落着やな」
異議申立 「よろしくニキー」
“特徴X=新規事項”の異議理由 「よろしくニキー」
異議部(審査官A) 「よろしくニキー」
弊所 「ファッ!?しかし特徴Xの追加は審査官A自身の提案や。異議部には審査官Aもいるし、特徴Xが新規事項とは判断されんやろ」
異議部(審査官A) 「特徴Xは完全に新規事項だね」キリッ
弊所 「うせやろ。。。。?」
解説:
本事案については欧州特許庁だけでなく弊所にも責任があります。本事案では「特徴X=新規事項」の異議理由を補正で解消することができましたが、欧州では補正による新規事項の追加は往々にして「Inescapable Trap」と呼ばれる特許の取消が確実になる状況を招いてしまいます。そのため審査官からの補正の提案があってもそれを鵜呑みにするのではなく、提案された補正が異議で新規事項の追加と判断される恐れはないか?異議で新規事項の追加と判断された場合には「Inescapable Trap」を回避できるか?の2点を十分に検討すべきです。
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