以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態４つ」では以下のような2以上の選択肢のリストから開示されていない組合せを選択する補正はSingling Outとして新規事項の追加と判断されるとしました。
例1
補正前クレーム１：
a1、a2、a3、a4、a5およびa6からなる群から選択される化合物Aと
b1、b2、b3、b4、b5およびb6からなる群から選択される化合物Bとを有する組成物。
明細書の記載：
本発明の組成物は好ましくはa1とb4とを有する。
↓
補正後クレーム１：
化合物Aとしてa2、化合物Bとしてb1とを有する組成物
上記例1のリストではリストにおける1の選択肢を選択した場合、他の選択肢を排除することになります。このため上記例1のリストにおける選択肢は相互排他的選択肢（mutually exclusive element）とも呼ばれます。
一方で、リストには以下の例2および例3のように相互排他を伴わない収束的選択肢（converging alternatives）を列挙するリストも存在します。
例2
リスト1：化合物Aはa1、a2、a3、a4、a5およびa6からなる群、a2、a3、a4およびa5からなる群またはa3およびa4からなる群から選択される。
リスト2：化合物Aはb1、b2、b3、b4、b5およびb6からなる群、b1、b2、b3およびb6からなる群またはb1およびb2からなる群から選択される。
例3
リスト1：化合物Aの含有量は5～30重要％、10～25重要％、または15～20重要％である。
リスト2：化合物Bの含有量は10～40重要％、15～35重要％、または20～25重要％である。
このような収束的選択肢（converging alternatives）のリストから特徴を組み合わせる場合、上記例1のような相互排他的選択肢のリストから特徴を組み合わせる場合とは異なるアプローチで新規事項の追加が判断されます。
本記事ではこのconverging alternativesのリストからの特徴を組み合わせる場合における新規事項の追加の判断基準を示したマイルストーン的審決であるT1621/16 を紹介します。
背景
出願時のクレーム1
液体食器用洗剤組成物であって、以下を含むもの：
(a) 全組成物の0.1重量%～20重量%のキレート剤、
(b) 全組成物の18重量%～80重量%の界面活性剤…、
(c) 非イオン性界面活性剤…。
明細書
[0014] 本発明の組成物は、全組成物に対して 0.1重量%～20重量% のキレート剤を含有し、好ましくは0.2重量%～5重量%、さらにより好ましくは0.2重量%～3重量% のキレート剤を含有する。
[0042] 硫酸塩系またはスルホン酸塩系界面活性剤の含有量は、通常、少なくとも5重量%であり、好ましくは5重量%～40重量%、さらにより好ましくは15重量%～30重量%、そしてさらにより好ましくは15重量%～25重量%である。
補正後のクレーム1
液体食器用洗剤組成物であって、以下を含むもの：
(a) 全組成物の0.2重量%～3重量%のキレート剤、
(b) 全組成物の15重量%～25重量%の界面活性剤…、
(c) 非イオン性界面活性剤…。
論点
明細書段落0014のリストにおける「0.2重量%～3重量%」という選択肢と、明細書段落0042のリストにおける「15重量%～25重量%」という選択肢と、を組合わせることは新規事項の追加となるか？
審判部の判断
明細書段落0014のリストにおける0.2重量%～3重量%という選択肢と、明細書段落0042のリストにおける「15重量%～25重量%」という選択肢と、を組合わせることは新規事項の追加とならない。
審決の抜粋
1.7 In view of the above considerations, the question arises as to whether the selection of elements from lists of converging alternatives should be treated in the same way as the selection of elements from lists of non-converging alternatives. In addition, it should be determined which conditions must be met for amendments based on multiple such selections to meet the requirements of Article 123(2) EPC.
1.7.1 The board considers that selections from lists of converging alternatives should not be treated in the same way as selections from lists of non-converging alternatives for the following reasons:
1.7.2 On the one hand, when fall-back positions for a feature are described in terms of lists of non-converging alternatives (i.e. mutually exclusive or partially overlapping elements), at least part of the subject-matter of each individual element in the list is unique and different from those of the other elements. Thus, even though each individual element of the list constitutes a restricted version of the broader (amended) feature, within the context of the list itself each non-converging alternative represents a distinct feature. Therefore, selecting specific elements from such lists leads to a singling out of an invention from among several distinct alternatives, which might provide an unwarranted advantage if there is no way to anticipate which of the different inventions will eventually be protected.
On the other hand, when fall-back positions for a feature are described in terms of a list of converging alternatives, each of the narrower elements is fully encompassed by all the preceding less preferred and broader options. Consequently, unlike in the case of non-converging alternatives, the elements of such a list do not represent distinct features, but more or less restricted versions of one and the same feature. Thus, amending a claim by selecting one element from a list of converging alternatives does not lead to a singling out of an invention from among a plurality of distinct options, but simply to a subject-matter based on a more or less restricted version of said feature.
There is thus an analogy between selecting an element from a list of converging alternatives and deleting options from a list of non-converging alternatives, in the sense that both actions lead to a restriction of the scope of protection and not to a singling out of a specific invention from among different options. The selection of an element from a list of converging alternatives is nevertheless more restrictive than the deletion of options from a list of non-converging alternatives, because in the former case the amendment is restricted to deletions of the less preferred broader options whereas in the latter case the amendment can involve arbitrary deletions of any one (or more) of the non-converging elements. Thus, provided that certain conditions are met (see next point), regarding multiple selections from lists of converging alternatives as extending the subject-matter of the original application appears to be at odds with the well-established practice (see T 615/95 cited above) of considering multiple deletions from lists of converging alternatives as an allowable limitation of the scope of protection under Article 123(2) EPC.
1.7.3 This does, however, not allow the conclusion that amendments based on multiple selections from lists of converging alternatives necessarily meet the requirements of Article 123(2) EPC, because even when each individual selection used to amend the claim is as such regarded as a convergent restriction of the scope of protection, it needs to be assessed whether the specific combination resulting from the multiple selections is supported by the content of the application as filed. For the board, at least the following two conditions should be met:
i) the combination should not be associated with an undisclosed technical contribution, that is, no unwarranted advantage should be derived from linking the specific combination of more and less preferred alternatives to an inventive selection which is not supported by the application as filed; and
ii) the combination should be supported by a pointer in the application as filed. Such pointers can be provided by the example(s) (as in decisions T 27/16; Reasons, point 13.10 and T 615/95; Reasons, point 6, last paragraph) or by specific embodiment(s) of the application, as this/these generally represent(s) the most detailed and preferred form(s) of the invention. Thus, if an amended claim falls within this/these example(s) or embodiment(s), this might be seen as an indication that the combination resulting from the multiple selections is not arbitrary but purposeful, in the sense that it converges towards the most preferred form(s) of the invention. This condition is particularly relevant when at least some of the amendments are based on the description as filed because, as respondent 2 argued, amending the claim on the basis of optional features selected from among multiple equally ranked alternatives in the description might lead to an arbitrary combination of features which is not supported by the application as filed.
1.8 In view of the above considerations, the board has concluded that the subject-matter of claim 1 at issue is supported by the content of the application as filed for the following reasons:
…
1.8.6 Concerning condition (i) in point 1.7.2 above, the board notes that the technical contribution associated with the combination resulting from the multiple selections from lists of converging alternatives is supported by the content of the application as filed. In particular (see inventive step discussion in point 2. below), the improvement of the shine resulting from adding a chelant to a composition including nonionic surfactants is disclosed in page 1, lines 20-23 of the original application, and the alleged further improvement of this technical effect associated with the restriction of claim 1 to a composition having a certain concentration of GLDA as chelant (see technical report filed by appellant) is implicitly derivable from the fact that both the use of GLDA as chelant and the concentration ranges defined in claim 1 are explicitly presented as preferred options in the application as filed.
和訳：
1.7 以上を踏まえると、次の疑問が生じる。すなわち、収束的選択肢リストからの要素選択を、非収束的選択肢リストからの要素選択と同様に扱うべきか。また、複数のそのような選択に基づく補正がEPC第123(2)条の要件を満たすためには、どのような条件を満たす必要があるか、という点である。
1.7.1 審判部は、以下の理由により、収束的選択肢リストからの選択を非収束的リストからの選択と同様に扱うべきではないと考える。
1.7.2 一方で、ある特徴に対するフォールバックポジションが非収束的リスト（すなわち互いに排他的または部分的に重複する要素）として記載されている場合、各要素の少なくとも一部の内容は他と異なり独自のものである。したがって、各要素がより広い特徴の限定形であるとしても、そのリスト内ではそれぞれが独立した特徴を表す。ゆえに、このようなリストから特定の要素を選択することは、複数の異なる発明の中から1つを抜き出すことにつながり、最終的にどの発明が保護されるかを予測できない場合には、不当な優位性を生じ得る。
他方、収束的リストにおいては、より狭い選択肢はすべて先行する広い選択肢に完全に包含されている。したがって、非収束的リストの場合とは異なり、これらの要素は別個の特徴ではなく、同一特徴のより限定されたバージョンを意味する。したがって、収束的リストから1つの要素を選択して改訂しても、複数の異なる発明の中から特定のものを抜き出すことにはならず、単により限定された形態に基づく発明を定義することになる。
このため、収束的リストからの選択は、非収束的リストからの削除（T 615/95参照）と類比関係にあり、どちらも保護範囲の制限であって、発明の特定化ではない。ただし、収束的リストからの選択の方がより制限的である。というのも、前者では「より広く、好ましくない選択肢」の削除に限定されるのに対し、後者では任意の選択肢を自由に削除できるためである。したがって、一定の条件が満たされる限り、収束的リストからの複数選択を出願時の内容を越えるものとするのは、非収束的リストからの複数削除をEPC第123(2)条の下で許容制限とみなす確立した実務（T 615/95参照）と矛盾する。
1.7.3 しかしながら、これによって、収束的リストからの複数選択に基づく補正が自動的にEPC第123(2)条を満たすと結論づけることはできない。なぜなら、個々の選択がそれ自体としては保護範囲の収束的制限と見なされ得るとしても、それらの組合せ全体が出願時の内容によって支持されているかどうかを評価する必要があるからである。
審判部によれば、少なくとも以下の2つの条件が満たされなければならない：
（i） その組合せが新たな技術的寄与を伴わないこと。すなわち、より好ましいおよび好ましくない選択肢の特定の組合せを出願時に支持されていない発明的選択と結びつけることにより、不当な利得が生じないこと。
（ii） その組合せが出願時の明細書中に示唆（pointer）によってサポートされていること。この示唆は、実施例（T 27/16, 理由13.10および T 615/95, 理由6）や特定の実施形態から得られる場合がある。これらは発明の最も詳細で好ましい形態を表すため、補正後の請求項がそれらに包含される場合、その組合せは恣意的ではなく、発明の最も好ましい形態に収束していると考えられる。この条件は特に、補正が明細書に記載された任意要素に基づく場合に重要である。なぜなら、同順位の複数の選択肢の中から任意に選んだ要素を組み合わせると、出願時にサポートされていない恣意的な組合せとなるおそれがあるためである。
1.8 以上を踏まえ、審判部は、本件請求項1の主題が出願時の内容によってサポートされていると結論づけた。その理由は以下のとおりである。
…
1.8.6 条件(i)について、複数の収束的リストからの選択による組合せは、出願時の開示内容により技術的寄与が支持されている。特に、キレート剤を非イオン性界面活性剤を含む組成に加えることで光沢を改善することは、出願書類1ページ20～23行に記載されており、さらにGLDAおよび濃度範囲の選択も、明示的に好ましいとされている。
1.8.7 条件(ii)について、請求項1の特徴組合せは、発明の最も好ましい形態に収束する目的的（非恣意的）な制限である。実施例1、5、6、7、9、10、11はいずれも請求項1の範囲内にあり、これらが複数の選択の組合せを指し示す「pointer」となっている。一方、その他の例が請求項1の範囲外であるのは、明細書で「より好ましくない」選択肢（例えば他のキレート剤、異なる界面活性剤濃度、または(d)型界面活性剤の不使用）を含んでいるためである。
解説
審決文の抜粋からもわかるようにつまりconverging alternativesの組合せは、上記例1のような相互排他的選択肢の組合せよりも新規事項追加のハードルが低く、補正が認められやすいです。
より具体的には2以上のconverging alternativesのリストから選択肢を組合わせる場合、以下の2つの要件を満たせば新規事項の追加とはならず、出願時書面の開示範囲内の補正として認められます。
（i） その組合せが新たな技術的寄与を伴わないこと。
（ii） その組合せが出願時の明細書中に示唆（pointer）によってサポートされていること。
特に判例上重視されるのは（ii）の「その組合せが出願時の明細書中に示唆（pointer）によってサポートされていること」という要件です。この要件は通常補正後のクレームの範囲内に含まれる実施例が出願当初明細書に開示されていれば満たされます。
しかしこの「その組合せが出願時の明細書中に示唆（pointer）によってサポートされていること」の要件については審判部によって判断基準にかなりばらつきがあります。どの審判部がどのような判断基準を採用しているかはまた別の機会に解説したいと思います。
